La protección jurídica de la marca frente al uso como palabra clave en motores de búsqueda y plataformas de comercio electrónico

Resumen

Creada en 1969 por ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), Internet es la innovación tecnológica que revolucionó la forma de transmisión de la información y comunicación entre los individuos, contribuyendo a la generación de un cambio en la estructura y organización social a nivel mundial . MANUEL CASTELLS sostiene que Internet es el mecanismo que ha permitido y potenciado el desarrollo de una sociedad global conectada a través de redes (personales, corporativas, etc.) en todos los ámbitos de la vida social y económica . Este cambio tecnológico, aunado al desarrollo de la world wide web, ha generado una transformación en el proceso de comunicación. Por un lado, los usuarios no solamente son destinatarios de la información que circula por la Red, sino también son emisores o, en otras palabras, proveedores de los contenidos que se ponen a disposición del público. De tal manera que la comunicación no es unidireccional, sino multidireccional. Por otro, participan nuevos actores, denominados prestadores de servicios en Internet (PSI), que usualmente cumplen la función de facilitar la comunicación entre el emisor (proveedor de contenidos) y el receptor (usuarios de Internet o Internautas). Estos PSI se encargan de proveer servicios de acceso a la Red y transmisión, alojamiento, almacenamiento temporal, procesamiento y publicación de la información. Debido a la labor de intermediación que cumplen, también son conocidos como “intermediarios”. La Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico , remitiéndose a la Directiva 98/48/CE , utiliza la denominación “prestadores de servicios de la sociedad de la información”, definiéndolos como las personas naturales o jurídicas que prestan un servicio a distancia, a solicitud individual de un destinatario del servicio, utilizando equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, normalmente a título oneroso. De acuerdo con la Directiva 2000/31/CE, los servicios de la sociedad de la información se clasifican en tres categorías: mera transmisión, memoria tampón o caching y alojamiento de datos. Los operadores de los motores de búsqueda que prestan servicios de publicidad pagada y las plataformas de comercio electrónico pertenecen a esta última categoría (hosting o alojamiento), dado que almacenan contenidos a solicitud de sus usuarios, los procesan y, posteriormente, los transmiten a los internautas. Estos intermediarios han creado nuevos modelos de negocios propios de un contexto en línea. Los buscadores no se limitan a rastrear la Red, recuperar contenidos, indexarlos y, generar valor a los usuarios de Internet, entregándoles de manera gratuita información que responde de mejor forma a la búsqueda que realicen. Con el propósito de financiar sus actividades, los operadores de los motores de búsqueda también prestan servicios de publicidad pagada a las empresas que desean promocionar sus productos o servicios en la Red y dirigirse a su público objetivo en el momento en que está buscando productos o servicios relacionados (servicios de publicidad pagada de la red de búsqueda). Por su parte, los mercados virtuales, que facilitan el encuentro en línea entre vendedores y compradores, crean valor para sus usuarios promoviendo la agregación de una gran cantidad de productos, compradores y vendedores a la plataforma y garantizando la eficiencia del sistema. Una de las medidas que adoptan para cumplir con esta última finalidad es reducir los costos de búsqueda de información de los usuarios-compradores, a través de la puesta en funcionamiento de un motor de búsqueda en su sitio web (buscadores de portal). El valor lo recuperan adquiriendo una posición privilegiada en el mercado y percibiendo ingresos por los servicios que prestan y, en el caso de Amazon, por los productos propios vendidos. Además, algunas plataformas de comercio electrónico han incursionado recientemente en el negocio de prestación de servicios de publicidad pagada similares a los que proveen los buscadores genéricos como Google. Ahora bien, los consumidores prefieren utilizar los motores de búsqueda y las plataformas de comercio electrónico para buscar información sobre las ofertas de venta de productos o servicios disponibles en el mercado, tanto si compran online, como si compran offline. Según la encuesta global del consumidor realizada por Statista a más de 400.000 consumidores localizados en 46 países, el 41% de los encuestados busca información acerca de los productos que desea adquirir en tiendas en línea y un 66% en motores de búsqueda como Google. Únicamente, un 34% de las personas encuestadas buscan la información en la tienda y un 32% prefiere recibir recomendaciones de amigos y conocidos . En España, de acuerdo con datos de la IAB, para un 66% de los compradores en línea, mercados virtuales como Amazon, Aliexpress y eBay, no solo son portales de compra, sino también canales de información, y un 46% busca datos sobre ofertas comerciales utilizando buscadores genéricos, como Google. Es más, un 68% de los internautas que busca en línea, compra en este canal . En Estados Unidos, un 78% de los consumidores que compra en línea prefiere hacerlo en el mercado virtual de Amazon . De lo anterior se colige que los motores de búsqueda y las plataformas de comercio electrónico se han convertido en herramientas fundamentales para encontrar información que circula por la Red, reduciendo los costos de búsqueda de los consumidores, y para adquirir productos o servicios, y que cada vez más los oferentes buscarán tener presencia en la Red. Los operadores de servicios de publicidad pagada prestados por motores de búsqueda, como AdWords de Google, y servicios prestados por mercados electrónicos, como Amazon, con el objetivo de mejorar la información comercial que entregan a sus usuarios cuando ejecutan una búsqueda y facilitarles a los oferentes alcanzar a su público objetivo, han optado por permitirles a estos últimos segmentar el mercado por medio de la selección de palabras clave. Brevemente, el sistema funciona así: los usuarios del servicio de publicidad pagada y los usuarios-vendedores de los mercados electrónicos, al organizar su campaña publicitaria o sus ofertas de venta, seleccionan varias palabras o frases que generarán que sus anuncios publicitarios u ofertas se presenten al internauta en la página de resultados cuando éste realiza la búsqueda con una palabra o frase que coincide en alguna medida con las palabras clave seleccionadas por aquellos. Pese a los beneficios que genera para los usuarios de Internet este tipo de publicidad segmentada, en los últimos años se han suscitado debates judiciales por el uso de marcas protegidas por el ordenamiento jurídico como palabras clave en sistemas de referenciación y agregación en Internet, por parte de terceros ajenos al titular de la marca, para promocionar en la Red la venta de productos o servicios. Tres problemas jurídicos principales se han formulado sobre este tema: (1) ¿El uso de un signo idéntico o similar a una marca ajena como palabra clave cumple con los presupuestos generales de protección (uso en el tráfico económico, uso en relación con productos y servicios y uso a título de marca) que exige el Derecho de marcas para facultar al titular de la marca para oponer su ius prohibendi? Esta cuestión también puede plantearse de la siguiente forma: ¿el uso de una marca ajena como palabra clave entra dentro del ámbito de aplicación del Derecho marcario? (2) Relacionado con el anterior: ¿el uso de una marca ajena como palabra clave infringe los derechos de exclusiva del titular de la marca? (3) ¿Qué responsabilidad o cargas debe asumir el PSSI por las infracciones a los derechos de marca que tienen lugar en su sitio web? En la Unión Europea, el TJUE ha proferido una serie de decisiones sobre el uso de la marca como palabra clave en sistemas de referenciación y agregación en Internet. Estas son: STJUE de 23 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, caso Google France; STJUE de 25 de marzo de 2010, asunto C-278/2008, caso BergSpechte; TJUE (sala quinta), auto de 26 de marzo de 2010, caso Bananabay; STJUE de 8 de julio de 2010, asunto C-558/08, caso Portakabin; STJUE de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09, caso L´Oréal v. eBay, y; finalmente, STJUE de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, caso Interflora . Estas decisiones se han relacionado con una supuesta tendencia del TJUE de ampliar el ámbito de tutela del Derecho de marcas, por medio de la flexibilización o eliminación de algunos de los requisitos de protección establecidos en el artículo 10.2 de la Directiva 2015/2436/UE (antes Directiva 2008/95/CE), relativa a la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas, y el artículo 9.2 del Reglamento 2015/2424/UE (antes Reglamento 207/2009/CE), sobre marca de la Unión Europea, en específico del requisito de uso a título de marca, y con la creación de una regla que exige como requisito extraestatutario de protección la lesión a nuevas funciones de la marca, en los casos de uso de una marca idéntica para productos o servicios idénticos o supuestos de doble identidad. Una de las principales discusiones que se ha suscitado sobre el tema, no solo en la Unión Europea, sino también en países extracomunitarios, tiene que ver con la pregunta acerca de si debe exigirse o no el requisito de uso a título de marca para conferir protección a la marca través del Derecho marcario y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, si un uso “invisible” del signo idéntico o similar a la marca o que pretende dirigir la atención del internauta hacia productos o servicios no identificados con la marca, como el uso de la marca como palabra clave, es un uso en cuanto marca. El TJUE no se pronunció expresamente sobre estas cuestiones, pero consideró que el mencionado uso entra dentro del espectro de tutela del Derecho de marcas. En las citadas decisiones prejudiciales, además, el alto Tribunal, mediante una interpretación de los citados artículos, introduce nuevos requisitos de protección no contemplados en la DM y RMUE, por ejemplo, exige que el tercero use el signo en el marco de su propia comunicación comercial y que el tercero tenga la condición de operador económico. Asimismo, el TJUE en dichas decisiones intenta definir las funciones de inversión y publicitaria de la marca. El Tribunal también analiza si el uso de la marca ajena cumple con los presupuestos de protección requeridos por la DM y el RMUE para conferir protección, esto es, si el usuario del servicio usa la marca en el tráfico económico y en relación con productos o servicios, y concluye que los operadores de las plataformas de comercio electrónico y los motores de búsqueda no hacen un uso del signo relevante para el Derecho de marcas, pero sus usuarios sí. Adicionalmente el TJUE elabora reglas que permiten a los jueces nacionales determinar en los supuestos de doble identidad si el uso en cuestión menoscaba alguna de las funciones de la marca, en los supuestos de mera similitud si el uso causa un riesgo de confusión en el consumidor que abarca el riesgo de asociación y en el caso de las marcas que gozan de renombre si el uso menoscaba el carácter distintivo o reputación de la marca o constituye un aprovechamiento desleal del carácter distintivo o renombre del signo no amparado por una justa causa. El Tribunal aún no se ha pronunciado sobre la dilución marcaria y el menoscabo a la reputación de la marca, aunque en el caso Portakabin se refirió someramente a este último punto. En las decisiones prejudiciales de los asuntos Google France y eBay, el Tribunal analiza el tema de la responsabilidad de los operadores de los motores de búsqueda y las plataformas de comercio electrónico por las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios al seleccionar un signo idéntico o similar a la marca de un tercero como palabra clave para activar la presentación de su publicidad u oferta de venta, desde el punto de vista del Derecho de marcas y las exenciones de responsabilidad previstas en la Directiva 2000/31/CE. En la decisión prejudicial del asunto eBay el Tribunal, además, se pronuncia sobre el alcance material de los mandamientos judiciales a que se refiere la tercera frase del artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Los asuntos más polémicos de estas decisiones son la distinción que el TJUE hace entre “prestadores activos” y “prestadores intermediarios” y la ampliación del ámbito material de los mandamientos judiciales a que se refiere el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE. Por su parte, jueces de los Estados miembros de la Unión Europea han proferido en los últimos años sentencias relacionadas con el uso de la marca ajena como palabra clave, aplicando las reglas establecidas por el TJUE, si bien en algunos Estados se habían dictado sentencias en fechas anteriores al asunto Google France. En ciertos casos, su interpretación de la jurisprudencia del Tribunal ha sido incorrecta, por ejemplo, sobre la regla de menoscabo a la función indicadora del origen empresarial, y en otros la han desarrollado. Un sector de la doctrina ha criticado la jurisprudencia del TJUE al considerar que causa inseguridad jurídica debido a la falta de precisión en la definición de las funciones de la marca y el establecimiento de pautas claras que permitan a los jueces nacionales determinar en qué casos son lesionadas . Otras críticas han estado relacionadas con la eliminación o flexibilización del requisito de uso a título de marca , su interpretación del presupuesto de protección de “uso en el tráfico económico” , su decisión de negar la existencia de un menoscabo a la función publicitaria en todos los casos de uso de la marca como palabra clave , su interpretación sobre la aplicación de las exenciones de responsabilidad a los PSSI , entre otros temas. La situación se hace más compleja aún debido a las particularidades del funcionamiento de los sistemas, en específico, por la puesta a disposición de los usuarios de los servicios de publicidad pagada y las plataformas de comercio electrónico de funcionalidades opcionales o herramientas del sistema que intervienen en la selección de las palabras clave o en la redacción del mensaje comercial, aumentando el riesgo de infracción a los derechos de marca, así como por las diferencias que existen entre los diferentes PSSI, incluso entre las diversas plataformas de comercio electrónico, y la rápida evolución de la tecnología. A lo anterior se suma que, como parte de la estrategia que se está ejecutando en la Unión Europea para construir un mercado único digital, el legislador de la Unión Europea, en la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, consideró que las plataformas que almacenan a solicitud de sus usuarios y comparten gran cantidad de obras protegidas por derechos de autor llevan a cabo actos de comunicación o puesta a disposición del público y, en consecuencia, abrió la posibilidad de atribuirles responsabilidad directa y les impuso lo que parece ser una obligación de supervisión general de contenidos en caso de que no logren obtener una autorización de los titulares de los derechos para comunicar al público las obras protegidas (v.gr. a través de un acuerdo de licencia), con miras a garantizar la indisponibilidad de estas obras en su plataforma, en contra de lo previsto en el artículo 15.1 de la Directiva 2000/31/CE, y se teme que una medida similar se adopte en relación con las plataformas de comercio electrónico en las que se comercializan productos falsificados. Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo general de la presente tesis doctoral es: a partir de un análisis crítico de las reglas formuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en las decisiones prejudiciales de los asuntos C-236/08 a C- 238/08, C-278/08, C-558/08, C-324/09 y C-323/09, algunas sentencias proferidas por Estados miembros de la Unión Europea y un estudio de las Directivas, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas comunitarias pertinentes, hacer un estudio comprensivo sobre la infracción de los derechos de marca por su uso como palabra clave en servicios de publicidad pagada prestados por motores de búsqueda y en mercados electrónicos en Internet y la responsabilidad marcaria o cargas que debe asumir el PSSI por la comisión de estos ilícitos. No forma parte de la presente investigación doctoral el estudio de la atribución de responsabilidad secundaria o indirecta a los PSSI. No obstante, se hacen algunas referencias a la responsabilidad secundaria de los intermediarios en el capítulo VII para sustentar algunas ideas que se presentan sobre las exenciones de responsabilidad y los mandamientos judiciales. En el estudio se tuvieron en cuenta sentencias relevantes proferidas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Sudáfrica. En especial, se consultaron las decisiones judiciales emitidas por los jueces del país norteamericano, puesto que es pionero en la protección de derechos de propiedad intelectual en Internet, cuenta con una vasta doctrina jurisprudencial sobre el tema objeto de estudio y existe similitud entre los casos fallados en Estados Unidos y los resueltos en Reino Unido. El análisis de estas decisiones me permitió apoyar argumentos y conclusiones, pero este no pretende ser un trabajo de Derecho comparado, por el contrario, se limita a la Unión Europea. Esta tesis doctoral tendrá la siguiente estructura: En el capítulo I se describen los modelos de negocios de Google, Amazon y eBay y se profundiza en el funcionamiento técnico de sus servicios de búsqueda, publicidad pagada y agregación, haciendo especial énfasis en el proceso de selección de las palabras clave y presentación de los anuncios y ofertas de venta en la página de resultados, así como en las funcionalidades opcionales o herramientas del sistema que contribuyen en la selección de las palabras clave y la redacción del mensaje publicitario o comercial. Este capítulo tiene como finalidad que el lector adquiera conocimientos sobre aspectos técnicos que se requieren para comprender el tema de la infracción de los derechos de marca por su uso como palabra clave. En el capítulo II se analiza si el uso de un signo idéntico o similar a la marca como palabra clave cumple con los presupuestos generales de protección contemplados en los artículos 10.2 DM y 9.2 RMUE: uso en el tráfico económico y uso en relación con productos o servicios. También se aborda la polémica cuestión de la condición de protección de uso a título de marca y su relación con el uso de la marca ajena como palabra clave. Estos tres requisitos se estudian de forma conjunta porque determinan el ámbito de aplicación del Derecho de marcas y, por ende, son comunes a todo ilícito marcario. En este capítulo se indaga si los anunciantes de los servicios de publicidad pagada, los usuarios-vendedores de los mercados virtuales, los operadores de los motores de búsqueda y los operadores de las plataformas de comercio electrónico hacen un uso del signo relevante para el Derecho de marcas. El capítulo III se dedica al estudio del menoscabo a la función indicadora del origen empresarial de la marca causado por el uso de un signo idéntico o similar como palabra clave. En particular, se explica cuál es la interpretación correcta del test de facto creado por el TJUE en el asunto Google France (C-236/08 a C-238/08) para determinar si el uso en cuestión menoscaba la función esencial de la marca, confirmado en las decisiones prejudiciales de los asuntos BergSpechte (C-278/08), Portakabin (C-558/08), eBay v. L´Oréal (C-324/09) e Interflora (C-323/09). A medida que se delimita el test, a partir de un estudio de las sentencias que han proferido jueces nacionales sobre la materia, se plantean una serie de casos en los que se considera que el uso de la marca ajena como palabra clave en servicios de referenciación en Internet infringe los derechos de exclusiva del titular de la marca. El mencionado test se formuló para los casos de uso de la marca ajena como palabra clave en motores de búsqueda en Internet, en especial para el servicio AdWords de Google. No obstante, dada la similitud de los supuestos, en el presente trabajo se aplica el mismo test a los casos de uso de un signo idéntico o similar a la marca como palabra clave en buscadores de plataformas de comercio electrónico, como Amazon. Tomando en consideración el análisis que se hace del menoscabo a la función indicadora de la procedencia empresarial, en este capítulo se presentan un conjunto de pautas o recomendaciones dirigidas a los anunciantes de los servicios de publicidad pagada y usuarios-vendedores de los mercados electrónicos para que eviten menoscabar la función indicadora del origen empresarial de las marcas. Este capítulo también incluye algunas explicaciones y apreciaciones sobre las razones económicas que justifican la protección de la función indicadora del origen empresarial, la definición del consumidor medio y la carga de la prueba en los supuestos de doble identidad. En la primera parte del capítulo IV se definen las otras funciones que, según el TJUE, pueden cumplir las marcas: función de inversión, función publicitaria y función de comunicación. Asimismo, se establecen las diferencias entre estas funciones y se explica cuál es su relación con los presupuestos de protección de menoscabo al carácter distintivo de la marca, menoscabo a la reputación del signo y aprovechamiento del carácter distintivo y renombre de la marca, consagrados en el literal “c” de los artículos 10.2 DM y 9.2 RMUE. Estos temas se clarifican con el fin de abordar apropiadamente en el capítulo V la problemática del menoscabo a las demás funciones de la marca por su uso como palabra clave, pues las definiciones que da el TJUE en su jurisprudencia son vagas. Las observaciones sobre el menoscabo a las funciones publicitaria y de inversión de la marca por su uso como palabra clave se llevará a cabo en el epígrafe 5.1 del capítulo V. El epígrafe 5.1.2 se refiere a la afectación adversa a la función publicitaria de la marca. El 5.1.3 trata sobre el menoscabo al carácter distintivo y reputación de la marca, debido a que la regla formulada por el TJUE para determinar si el uso lesiona la función de inversión coincide con el análisis de una afectación adversa a estas características del signo distintivo. En el epígrafe 5.2 del capítulo V se presenta el estudio del aprovechamiento desleal del carácter distintivo y reputación de las marcas que gozan de renombre por su uso como palabra clave. En el capítulo VI, con fundamento en el análisis de algunas sentencias proferidas en Australia, España, Reino Unido y Estados Unidos, se presentan ejemplos de la aplicación de las limitaciones a los derechos de marca, consagradas en los literales “b” de los artículos 14.1 DM y 14.1 RMUE y en la decisión prejudicial del asunto Anheuser-Busch (C-482/09), en casos de publicidad realizada a través de palabras clave. También se hace un comentario sobre la limitación general de uso leal y procompetitivo El capítulo VII se dedica al estudio de las exenciones de responsabilidad de los PSSI previstas en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE y los mandamientos judiciales a que se refiere el artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE, a la luz de la jurisprudencia del TJUE, especialmente de las decisiones prejudiciales de los asuntos Google France y eBay v. L’Oréal. Este análisis se circunscribe a los operadores de las plataformas de comercio electrónico y los motores de búsqueda y a las infracciones a los derechos de marca causadas por el uso de un signo idéntico o similar como palabra clave. En el último epígrafe de este capítulo se realizan algunas consideraciones sobre la imposición de una obligación de supervisión general de contenidos a las plataformas de comercio electrónico que alojan ofertas de venta de productos falsificados. Finalmente, se exponen las conclusiones que arrojó la presente investigación doctoral.